La doctrine de la promesse invalidée pour absence d'utilité 

publication 

July 2017

Bulletin Propriété intellectuelle

Thomas van den Hoogen, Thomas van den Hoogen

Dans l’affaire AstraZeneca Canada Inc. c. Apotex Inc. [1], la Cour suprême du Canada s’est de nouveau penchée sur la condition d’utilité prévue dans la définition d’« invention » énoncée à l’art. 2 de la Loi sur les brevets. La Cour fédérale et la Cour d’appel avaient déclaré le brevet d’AstraZeneca invalide parce que son mémoire descriptif promettait plus que l’invention ne pouvait offrir.La Cour suprême a jugé que l’application de la doctrine de la promesse n’était pas l’approche appropriée pour évaluer si un brevet satisfait la condition d’utilité d’une invention et par conséquent, que le brevet d’AstraZeneca n’était pas invalide pour absence d’utilité[2].

La doctrine de la promesse

La doctrine de la promesse trouve son origine dans la « doctrine de la fausse promesse » existant au Royaume-Uni au début du 20siècle. À l’époque, les brevets au Royaume-Uni étaient un droit accordé par la Couronne dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire. Il était présumé que la Couronne octroyait les brevets sur le fondement de la véracité de l’intégralité de la demande. Les cours considéraient donc comme étant invalide le brevet portant sur une invention ne tenant pas toutes ses promesses, puisqu’elles se refusaient à remettre en question le pouvoir discrétionnaire de la Couronne en présumant qu'elle n'aurait pas accordé de brevet sur un fondement moindre[3].

La doctrine de la promesse moderne au Canada diffère de cette interprétation. Tel qu'expliqué dans Eli Lilly Canada inc. c. Novopharm Limited, « lorsque le mémoire descriptif exprime clairement une promesse, l’utilité sera appréciée en fonction de cette promesse […]. La question est de savoir si l’invention fait ce que le brevet promet qu’elle fera[4]. » Lorsque plusieurs promesses ont été faites, si une seule d’entre elles n’est pas réalisée, il n’est pas satisfait à la condition d’utilité prévue à la définition d’une « invention » énoncée à l’art. 2 de la Loi sur les brevets, et le brevet dans son ensemble devient invalide[5].

Le juge Rowe, rédigeant la décision prise à l’unanimité par la Cour dans AstraZeneca, énonce que l’application de cette doctrine minait l’interprétation de la condition d’utilité au sens de la Loi sur les brevets, et qu’elle ne constituait donc pas « une règle de droit valide »[6].

L’analyse de la Cour dans AstraZeneca c. Apotex

Dans AstraZeneca, la Cour a jugé l’utilisation de la doctrine de la promesse dans l’analyse de l’utilité d’un brevet « excessivement onéreuse » en ce qu’elle élève le seuil à franchir pour satisfaire à la condition d’utilité nécessaire à la validité d’un brevet aux promesses exprimées dans celui-ci et en ce qu’elle exige la réalisation de toutes les promesses d’utilité exprimées pour que le brevet soit valide[7].

Quant au premier point, la Cour a conclu que la doctrine de la promesse ne respecte pas le régime établi par la Loi sur les brevets puisqu’elle confond la condition d’utilité prévue à la définition d’une invention (art. 2) et l’exigence qu’un demandeur fasse une divulgation adéquate dans le mémoire descriptif détaillé de l’invention (par. 27[3]). Ces deux dispositions de la Loi jouent des rôles différents, quoique complémentaires, dans le régime établi par la Loi sur les brevets, la seconde exigeant que les inventeurs divulguent leurs inventions à la société et la première établissant les limites du monopole octroyé aux inventeurs sur leurs inventions. Dans les faits, appliquer la doctrine de la promesse pour déterminer l’utilité prévue à l’art. 2 revient à exiger que tout usage divulgué en application du par. 27(3) soit « démontré ou valablement prédit » au moment du dépôt, à défaut de quoi un brevet sera invalide[8].

Quant au second point, la Cour est d’avis que la doctrine de la promesse va à l’encontre de la Loi sur les brevets puisque son application rend nécessaire la démonstration ou la prédiction valable au moment du dépôt de tous les usages promis. Or, la Loi ne requiert que l’objet soit utile qu’à un seul égard, ce qui signifie que l’objet peut donner un résultat concret qui soit démontrable ou valablement prédit. Une simple « parcelle d’utilité » est suffisante pour démontrer l’utilité au sens de l’art. 2[9]. Dans une instance, l’utilité a été décrite comme nécessitant uniquement que « les roues tournent[10] ». Invalider des brevets pour absence d’utilité sur le fondement de la doctrine de la promesse serait injuste pour les inventeurs qui renonceraient à leurs connaissances sans recevoir de monopole limité en contrepartie[11].

Commentaires

Il est intéressant de noter que dans AstraZeneca, la Cour ne s’est pas fondée sur une idée novatrice pour invalider la doctrine de la promesse. De fait, la question de la confusion entre l’art. 2 et le par. 27(3) avait déjà été tranchée par le juge Dickson (à l’époque) dans Consolboard Inc. c. MacMillan Bloedel (Sask.) Ltd., décision dans laquelle la Cour établissait déjà une distinction entre ces deux dispositions de la Loi sur les brevets. Dans AstraZeneca, la Cour suprême a conclu que la doctrine de la promesse reposait sur une confusion entre l’exigence prévue par l’art. 2 qu’une invention ait une utilité et l’exigence de divulgation imposée par le par. 27(3) de manière semblable à ce qui avait été décidé dans l’affaire Consolboard, et que la doctrine n’était donc pas fondée.

La Cour suprême a également reproché à la « doctrine de la promesse » de mettre l’accent sur la description du brevet (divulgation), plutôt que sur les revendications[12].

En outre, la Cour a considéré que les effets nuisibles de la doctrine de la promesse n’étaient pas supérieurs à son potentiel de dissuasion des promesses excessives par les inventeurs, ce d’autant que les revendications excessivement larges ou les omissions « volontairement faites pour induire en erreur » sont déjà un motif d’invalidité en application de l’art. 53 de la Loi sur les brevets[13]. La Loi comporte également une disposition à l’art. 58 selon laquelle seules les revendications invalides sont sans effet aux termes du brevet; elle n’énonce pas l’invalidité pure et simple du brevet. Cet article prohibe également les demandes de brevet excessivement larges sans compromettre l’intégrité du régime établi par la Loi. Il n’est donc pas nécessaire de recourir à la doctrine de la promesse pour se prémunir des revendications excessives ou trompeuses dans les brevets..

Lorsqu’ils évaluent l’utilité au sens de l’art. 2, les tribunaux doivent simplement trouver une « parcelle d’utilité », démontrée ou valablement prédite, afin d’« empêcher qu’un brevet soit octroyé pour une invention fantaisiste, hypothétique ou inutilisable[14] ». Étant donné le nombre de décisions récentes dans lesquelles les cours fédérales ont appliqué la doctrine de la promesse à l’analyse de l’utilité au sens de l’art. 2, cette décision changera l’approche des tribunaux quant à cette analyse pour le rendre conforme au libellé et aux objectifs de la Loi sur les brevets, rendant l’issue des demandes plus prévisible pour les inventeurs. La « doctrine de la promesse » étant désormais invalidée, il sera intéressant d’évaluer si les dispositions de la Loi sur les brevets mentionnées par la Cour suprême empêcheront effectivement les demandeurs de spéculer sur l’utilité de leurs inventions.

par Peter Wells, Sherif Abdel-kader et Thomas van den Hoogen, étudiant en droit


[1] 2017 CSC 36 [AstraZeneca].

[2] Ibid., au par. 24.

[3] Ibid., aux par. 34 et 35.

[4] 2010 CAF 197 au par. 76.

[5] AstraZeneca, supra, note 1 au par. 31.

[6] Ibid., au par. 51.

[7] Ibid., au par. 37.

[8] Ibid., au par. 44.

[9] Ibid., aux par. 53 à 55.

[10] The Mullard Radio Valve Company Limited v. Philco Radio and Television Corporation of Great Britain Limited, (1935), 52 RPC 261 (CA).

[11] AstraZeneca, supra, note 1 au par. 51.

[12] Ibid., aux par. 31 et 53

[13] Ibid., aux par. 44 à 46.

[14] Ibid., aux par. 55 et 57.

mise en garde

Le contenu du présent document fournit un aperçu de la question, qui ne saurait en aucun cas être interprété comme des conseils juridiques. Le lecteur ne doit pas se fonder uniquement sur ce document pour prendre une décision, mais devrait plutôt consulter ses propres conseillers juridiques.

© McMillan S.E.N.C.R.L., s.r.l. 2017