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À venir en 2022 : modification des règles sur les brevets du Canada (2e partie)

29 juin 2022 Bulletin sur la propriété intellectuelle Lecture de 3 min

Des modifications aux Règles sur les brevets du Canada entreront en vigueur le 3 octobre 2022[1]. Comme nous le soulignions dans un précédent bulletin, ces changements, qui font suite à la refonte majeure de la fin 2019, consistent notamment (i) à introduire la taxe pour revendications excédentaires et (ii) à adopter une procédure de requête pour la poursuite de l’examen (« RPE »). Si le système des brevets canadien demeurera relativement commode, avec des mécanismes comme l’examen différé et les revendications dépendantes multiples, les demandeurs seraient bien avisés d’évaluer l’incidence des modifications sur leur stratégie de brevetage.

Taxe pour revendications excédentaires

Les nouvelles règles introduiront des dispositions régissant une « taxe pour revendications excédentaires ». Bientôt, « chaque revendication au-delà de la vingtième comprise dans la demande à tout moment au cours de la période commençant à la date suivant celle où la requête d’examen est faite » sera considérée pour le calcul de cette taxe[2]. Le tableau suivant compare les règles actuelles avec celles qui entreront en vigueur prochainement :

Règles actuelles Nouvelles règles
Nombre de revendications permises avant l’imposition de la taxe pour revendications excédentaires Aucune limite 20
Frais par revendication excédentaire s.o. 100 $ CA[3]

À noter qu’une revendication dépendante multiple compte comme une seule revendication dans le calcul de la taxe[4].

La taxe pour revendications excédentaires s’appliquera aux demandes visées par une requête d’examen présentée le 3 octobre 2022 ou par la suite. Ainsi, il est possible d’économiser une somme considérable en présentant une requête d’examen avant cette date. Par ailleurs, les demandeurs assujettis à la taxe devraient y réfléchir à deux fois avant de présenter de nouvelles revendications pendant le processus, puisqu’elles pourraient être prises en compte dans le calcul, même si elles étaient ultérieurement retirées.

Requête pour la poursuite de l’examen 

Le Canada adoptera une procédure de requête pour la poursuite de l’examen (RPE). Le tableau suivant compare les règles actuelles avec celles qui entreront en vigueur prochainement :

Règles actuelles Nouvelles règles
Nombre d’actions officielles ou de rapports de l’examinateur après une requête d’examen Aucune limite, et à la discrétion de l’examinateur de brevets. Maximum de 3
Frais pour la RPE s.o. 816 $ CA[5]
Actions officielles supplémentaires après chaque RPE s.o. Maximum de 2
Possibilité d’une RPE additionnelle? s.o. Oui

Les nouvelles règles encadrant la RPE ne s’appliquent pas si la requête d’examen et les frais applicables ont été présentés et payés avant le 3 octobre 2022. Ainsi, les demandeurs auraient avantage à demander un examen avant leur entrée en vigueur.

La nouvelle procédure de RPE changera aussi la façon dont une poursuite pourra être relancée après la remise d’un avis d’acceptation. Actuellement, le demandeur peut rouvrir le dossier judiciaire simplement en demandant le retrait de l’avis d’acceptation. À l’entrée en vigueur des nouvelles règles, il devra présenter une RPE et payer la taxe applicable[6].

Conclusion

Ceux qui demandent des brevets au Canada devraient réévaluer leurs stratégies en la matière à la lumière des nouvelles règles. Plus particulièrement, pour les demandes de brevets contenant plus de 20 revendications pour lesquelles l’examen n’a toujours pas été demandé, il serait fort avisé de présenter une requête d’examen avant le 3 octobre 2022.

par Pablo Tseng et Tilaye Terrefe

[1] Gazette du Canada, partie II, vol. 156, no 13, p. 2097 à 2641 : Avis au lecteur.
[2] Voir les articles 80(1)a), 80(1)b), 87(1)a)(iii) et 87(1)b)(iii) des nouvelles règles.
[3] Les frais indiqués dans le tableau concernent les entités de grande taille. Comme prévu, la taxe applicable aux petites entités correspond à la moitié de cette somme.
[4] Voir les nouvelles règles, art. 80(1.1).
[5] Les frais diffèrent selon que le demandeur est une entité de petite ou de grande taille. Les frais indiqués dans le tableau concernent les entités de grande taille.
[6] Voir les nouvelles règles, art. 85.1(4).

Mise en garde

Le contenu du présent document ne fournit qu’un aperçu du sujet et ne saurait en aucun cas être interprété comme des conseils juridiques. Le lecteur ne doit pas se fonder uniquement sur ce document pour prendre une décision, mais devrait plutôt obtenir des conseils juridiques précis.

© McMillan S.E.N.C.R.L., s.r.l. 2022

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